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​7年被提20余次,京师律师成功代理一起专利全部无效案件!

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日前,北京市京师律师事务所专利法律事务部主任高晓丽律师、商事谈判法律事务部张月君律师受当事人委托,成功全部无效掉了一件专利。据悉,该专利从2016年开始被提专利无效,历经20次无效请求,均没有被全部无效掉。
专利无效背景
为什么这么多年那么多公司去提这件专利无效呢?因为该专利权人从2016年开始以该件专利为权利基础向多个LED灯具厂商和销售商发起专利侵权诉讼,2016年至2021年审结的已经公开的一审胜诉判决为77件,二审判决21件,据说2022年还有几十件案件在审理过程中。该涉案专利名称:一种磁性安装元件及光学模组、照明模组及照明灯具,专利号:201420786653.2。该专利有23项权利要求。前20次无效掉了权利要求1-6,权利要求7-23项仍然有效,专利权人主要是用剩余有效的权利要求发起专利诉讼。该专利是比较基础的专利,如果其不被无效掉,可能的局面是大部分做磁性LED灯的厂家都绕不开其专利保护范围,都构成专利侵权。
面对在先专利,企业有什么应对措施?
律师建议:一个方法是其他LED灯具厂商可以请专业专利律师针对该专利做规避设计,绕开该专利的权利要求保护范围。另一个方法就是全部无效掉该专利,一劳永逸,永绝后患。根据专利法规定,专利一旦被无效掉,即视为至始不存在。关于规避设计,律师接受委托的时候也同客户表示,一边帮忙做规避设计,一边进行专利无效,客户表示生产线投资巨大,如果做规避设计得重新做模具等,想等待无效结果,再考虑规避设计。所以如果专利不全部无效掉,LED灯具厂商不光需要进行经济赔偿,主要问题是后续也不能继续生产该专利涉及的磁性LED灯,得重新改生产线、做模具等,仍然需要巨大的投资。可见,专利与经济利益有直接的关系。
如果成为专利诉讼被告怎么办?
如果被诉专利侵权,建议第一时间委托专利律师合作研讨应对措施。专利律师会分析是否构成侵权,如果不构成侵权直接做不侵权抗辩即可。还有现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、不停止使用抗辩、专利无效抗辩等抗辩方式可选及进行规避设计,专业律师会针对案情及客户利益最大化原则选择合适的抗辩方式。
作为专利权人发起专利诉讼需要注意什么?
作为专利诉讼的原告,在起诉前应当分析专利的稳定性,即是否容易被无效掉。分析预被诉侵权产品是否落于该专利的保护范围(权利要求记载的技术方案)。起诉前还需要准备的是固定侵权和赔偿证据,选择诉讼法院,制定诉讼策略等。需要专利权人注意得是,发起专利诉讼后,被告一般会提专利无效,想办法无效掉涉案专利,所以作为专利诉讼的原告,专利权人要有应对专利无效的准备。
专利无效程序及无效专利是否容易?
专利无效是一种救济途径。毕竟审查资源有限,专利局审查员不可能穷尽发明专利检索,另外,在我国实用新型专利和外观设计专利还不检索。所以,专利无效程序是任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,均可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。专利权无效程序就是解决如果该专利的存续影响任何单位或者个人的经济利益,其可以利用该程序进行救济。即使该专利的存续不影响其任何利益也可以提专利无效,但是不建议提,一方面提专利无效需要交国家知识产权局官费和支付律师费,另一个方面也浪费国家知识产权的审查资源。专利是否能够被无效掉主要看相关法律规定和证据,并不是所有专利都可以或者容易被无效掉,比如本案中的专利也是历经6年,多个专利代理机构和律师事务所提了20多次无效,最终2022年才被京师律师全部将其无效掉。专利是否能够被无效掉主要看委托的律师是否能够检索到影响涉案专利稳定性的在先公开证据。
专利被无效后怎么办?
专利被无效后还有救济途径,针对国家知识产权局的无效决定,无效请求人和专利权人,任何一方不服均可以到北京知识产权法院起诉国家知识产权局,要求判决其重新作出无效决定,如果不服北京知识产权法院的一审判决,还可以上诉到最高人民法院。
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